특허권 침해가 발생하였을 경우에 특허권자(실용신안권/의장권/상표권)가 침해자 내지 업체를 상대로 적극적인 대응방안은 간략하게 살펴보면 다음과 같습니다.

1. 개요

    특허권자의 입장에서 타인이 자신의 특허권을 침해하는 경우 구체적인 구제방법으로는 침해자에 대하여 사직당국에 고소하여 형사상 제재를 가하도록 함과 동시에, 민사상으로는 침해금지가처분신청, 침해금지청구소송 및 타인이 고의 또는 과실로 특허권을 침해하여 초래된 재산적/정신적 손해에 대하여 법원에 손해배상청구의 소를 제기하여 손해에 대한 응분의 배상을 받을 수 있습니다. 구체적인 대응절차는 아래와 같습니다.

2. 침해여부 검토

    먼저 타인이 실시하고 있는 발명이 특허권의 권리범위에 속하는 지에 대한 판단(특허권을 침해하고 있는지의 여부에 대한 판단)이 선행되어야 합니다. 원칙적으로 특허권의 권리범위는 “특허청구범위” 에 의하여 정해지며, 특허권의 권리범위에 관한 해석은 고도의 전문지식을 요하는 사항이므로 변리사와 상담하는 것이 바람직합니다.

    또한, 현실적으로 침해를 주장하기 위해서는 침해자를 확정해야 하며(침해제품을 판매, 유통, 양도, 대여, 양도와 대여를 위한 전시, 수입, 수출하는 행위 모두 특허발명의 실시의 태양으로 모두 특허권침해를 구성합니다), 침해의 증거(침해품의 견본, 카탈로그, 거래 영수증, 세금계산서, 인터넷출력물 등)를 확보하여야 합니다.

3. 경고장(내용증명) 발송

    특허권침해에 대한 대응방안의 실질적 첫 단계는 경고장의 발송을 들 수 있습니다. 경고장이란 특허권자가 자신의 권리를 침해하는 것으로 판단되는 자에게 특허권 침해의 중지 손해배상 등을 서면으로(주로 내용증명우편) 보내는 서신을 말합니다. 침해자가 경고장을 내용증명 편으로 송달받은 후에도 특허권을 침해하는 경우에는 침해자는 형사법상 특허권 침해죄가 성립되기 위한 “고의” 가 있는 것으로 간주되며, 추후 있을지 모르는 민사상 손해배상청구소송 등에 있어서 “과실” 이 있는 것으로 간주됩니다.

    또한, 침해자의 입장에서는 경고장을 송달받은 경우 그 심리적 부담이 엄청나기 때문에 많은 경우에 있어서 경고장의 발송만으로 특허권 침해상황을 종결지울 수 있습니다.

4. 적극적 권리범위 확인심판의 청구

    적극적 권리범위확인심판이란 특허권의 보호범위, 즉 특허권의 효력이 미치는 범위를 확인하기 위하여 청구하는 심판을 말합니다(특허법 제69조). 즉 등록된 특허권을 중심으로 어느 특정기술 (소위 가호발명)이 특허권의 권리범위에 속하는지 여부를 확인하는 심판을 말합니다.

    실제로 침해자를 고소하거나 관련 민사소송을 제기할 경우에 있어서, 침해여부를 결정하는 경찰관, 검사, 판사 등은 기술적인 내용에 대해서 정확한 판단을 할 수 없으므로 공적인 기관인 특허심판원으로 받은 권리범위확인심판 승소심결문을 첨부하여 제출하게 되면, 매우 유리한 증거로 사용되게 됩니다.

    권리범위확인심판의 경우 결과가 나오는데 까지는 약6개월 정도가 소요되며, 우선심판신청을 하여 좀 더 빨리 심판결정을 받아볼 수 있습니다.

5. 감정서의 활용

    변리사법상 변리사는 침해여부 판단에 대한 “감정서”를 작성할 수 있으며 이는 민사소송법상의 “사감정”에 해당합니다. 위에서 언급한 바와 같이 경찰관, 검삭, 판사 등은 기술적인 내용에 대해 정확한 판단을 할 수 없으므로, 침해자에 대한 형사고발, 각종 민사소송 등에 있어서 변리사의 감정서를 첨부하여 제출하면 유리한 증거로 사용되게 됩니다. 다만, “사감정”이므로 증거로서의 가치는 권리범위확인심판의 승소심결문 보다는 낮은 증거사류입니다.

6. 특허권침해금지소송(가처분 포함)

    침해금지청구소송을 제기하고 그 확정결과에 이르기 까지는 장기간이 소요되며, 그 기간동안에 침해자가 증거를 인멸할 수 있으므로, 신속한 침해의 금지를 구하기 위해서는 침해금지의 즉각적인 중단을 구하는 침해금지가처분 신청을 법원에 제기할 수 있습니다.[참고로, 특허권침해를 중단시키기 위해 가장 빈번하게 사용되는 방법입니다.]

    특허권자 또는 특허권의 전용실시권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해의 우려가 있는 자를 상대로 침해금지청구소송을 제기할 수 있습니다.

    현실적으로 침해가 이루어지고 있는 경우는 물론, 침해의 우려가 있는 경우에도 그 예방을 청구할 수 있으며, 금지청구를 하면서 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거 기타 침해의 예방에 필요한 조치를 청구할 수 있습니다.

7. 손해배상청구

    특허권자 또는 그 전용실시권자는 고의 또는 과실로 인하여 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 자기가 입은 손해의 배상을 청구할 수 있습니다. 다만 무형의 재산인 특허권의 특성상 손해액의 산정이 매우 어려우므로 특허법은 침해자가 얻은 이익의 액을 권리자의 손해액으로 추정하는 규정을 마련해 두고 있습니다.

    참고로, 법원은 고의 또는 과실에 의하여 특허권 또는 전용실시권을 침해함으로써 업무상의 신용을 실추하게 한 자에 대하여는 특허권자 또는 전용실시권愍?청구에 의하여 손해배상에 갈음하거나 손해배상과 함께 업무상의 신용회복을 위하여 필요한 조치를 명할 수 있습니다.

8. 형사고발

    특허권자는 침해자를 “특허권침해죄” 로 형사고발 할 수 있으며, 특허권침해죄가 성립되는 경우 7년 이하의 징역이나 1억원 이하의 벌금형에 처해지게 됩니다. 또한 법인의 대표자, 법인 또는 개인의 대리인, 사용자 기타 종업원이 특허권침해죄를 범하게 된 경우에는 행위자뿐만 아니라 법인, 개인에 대해서도 3억원 이하의 벌금에 처해지게 되는 양벌규정을 특허법에서는 규정하고 있습니다.

    침해죄의 고소기간은 침해행위의 주체를 안 날로부터 6개월이며, 고소가 있어야 논하는 “친고죄” 에 해당합니다.