인터넷 시대에 사업상 필요한 특허분야상식 50가지 -2
작성자 : 최고의하루
등록날짜 : 2008.12.20 09:25
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17.특허청 심사관의 거절통지서를 받은 경우에는 어떻게 대응하나?
특허청에 출원을 하면 특허청의 심사관이 심사를 하여 그 결과를 본인에게 통지하도록 되어 법에 규정되어 있습니다. 출원명세서 등을 본인이 직접 작성하여 특허청에 제출(출원)하고 나면 특허청의 심사관 명의로 거절통지서(의견제출통지서)를 받는 경우가 있습니다.
이러한 경우, 법에 대한 지식이 없는 경우에는 어떻게 대응을 하여야 할지 난감한 경우가 많습니다. 이럴때는 어떻게 대응하는 것이 좋은지? 에 대해 설명드립니다.
의견제출통지서라는 것은 심사관이 발명의 내용을 검토한 결과 이에 대해 출원인이 의견을 제출할 수 있는 기회를 부여하게 되는 데 이때 제출하는 서류가 의견서 및/또는 보정서입니다.
어쨌든, 의견제출통지서를 받은 경우에는 심사관이 지정한 날짜까지 의견서를 반드시 제출하여야 합니다. 만일 의견서를 제출하지 않으면 권리를 받을 수 없게 됩니다.
특허청의 심사관이 의견제출통지서를 발송하는 경우에는 반드시 그 발명의 기술적인 내용이든지 형식적인 절차상에 하자가 발견된 것을 의미하기 때문에 의견서 및/또는 보정서를 제출하지 않으면 등록을 받을 수 없도록 법에서 규정하고 있는 것입니다.
대개의 경우, 의견제출통지서에서 심사관이 지적하는 사항은 이른바, 기재불비 라는 이유이거나, 아니면 신규성 또는 진보성 결여라는 이유로 인해 거절되는 경우가 많습니다.
1)기재불비 라는 이유에 대응하는 요령
기재불비 라는 말의 의미는 특허명세서, 도면, 특허청구의 범위가 법에서 규정한 대로 작성되지 않았다는 것입니다.
따라서, 기재불비로 지적된 경우에는 항상 심사관이 어떤 사항에 대해서 기재가 충분치않았다는 것인지를 예로 들어 적시해 놓고 있습니다.
그러므로, 심사관의 지적사항에 대해서 명세서나 도면 등을 어떻게 보정하였다는 의견서를 제출해야 하고, 아울러, 보정을 하는 경우에는 반드시 보정서를 의견서와 함께제출해야만 합니다.
2)신규성 상실이라는 이유에 대응하는 요령
신규성 상실이라함은 본인이 한 출원 이전에 누군가가 먼저 그 기술에 대해서 출원을한 경우에 지적되는 사례입니다. 신규성 상실은 제품전체에 대해서 지적하는 경우가있고 구성의 일부분에 대해서만 지적되는 경우가 있습니다. 전체가 지적되는 것 보다는 일부만 지적되는 것이 심사관의 지적사항을 극복하기가 훨씸 유리하다고 볼 수 있습니다.
특허청 심사관이 신규성 상실을 이유로 거절을 할 때는 반드시 누가 먼저 어떤 내용으로 출원을 먼저 했는지 그 증거를 제시하도록 되어있습니다. 따라서, 제시된 그 증거물의 내용을 잘 읽어본 다음 본인의 특허출원과 무엇이 같고, 무엇이 상이한지를 꼼꼼하게 따져 볼 필요가 있습니다.
동일한 점에 대해서는, 본인이 한 출원의 특허청구범위에서 권리범위를 감축하는 보정을해야 하고, 상이한 부분에 대해서는 의견서에서 심사관을 상대로 상이한 점에 대해 낱낱이 설명을 해주어 심사관이 잘못 판단한 내용을 지적해 주어야 합니다.
그리하여, 심사관이 자기 잘못을 인정하고 등록을 해주도록 해야 합니다.
3)진보성 결여라는 이유에 대응하는 요령
진보성 결여의 경우에도 신규성 상실의 경우에서와 마찬가지로 심사관은 반드시 증거자료를 첨부하도록 되어 있습니다.
진보성 결여라는 말의 의미는 기존의 기술에 비하여 특허를 받을 만한 기술적 진보가없다는 의미인 것입니다.
그러나, 진보성의 정도에 대해서는 일률적으로 정해진 것이 아니고 심사관의 판단에의거하는 것이기 때문에 심사관의 판단기준이 너무 높으면 특허받을 수 있는 기술이현저히 줄어들 것입니다.
따라서, 증거자료로 제시된 것과 본인의 출원내용을 소상히 비교 분석하여 기존의 기술과 비교하여 볼 때, 상이한 점이 있는 지를 중점적으로 살펴보고, 상이한 점이 있다면 그렇게 상하게 하는 기술을 누구나 발명할 수 없는 것이라고 의견서에서 강력히주장해야 합니다.
18.관납료를 감면 받을 수 있다는데...?
관납료라 하는 것은 공과금이라고도 하는 것인데 특허청에 납부해야 하는 수수료입니다.
특허청(국가)에서는 일반국민들의 발명의욕을 고취시키고자 하는 차원에서 출원시에 특허청에 납부하는 관납료를 일정한 경우에 감면시키는 제도를 마련해 놓고 있습니다.
예를들면, 기술을 개발한 자가 자기이름으로 출원을 하는 경우, 즉 발명자와 출원인의 이름이 동일한 경우에는 발명하느라고 비용과 시간과 수고가 많았을 것이라는 판단하에 특허청에 내는 비용(관납료) 70% 감해주고 있습니다. 실질적으로 그리 큰 금액은 아니나 그래도 감면받을 수 있다는 점이 중요합니다.
그 외에도 출원인이 중소기업인 경우에는 일정한 서류를 제출하는 것을 조건으로 50%의 감면혜택을 받을 수도 있습니다.
19.특허정보자료를 손쉽게 입수하는 방법이 있나?
특허정보를 이용하는 방법은 여러 가지가 많습니다.
크게 보면 온라인 상으로 즉 인터넷으로 검색하는 방법과 오프라인 상으로 즉, 인쇄물을 이용하는 방법이 있습니다. 대표적인 것을 하나씩 설명드립니다.
온라인을 이용하는 방법은 특허기술정보센터에서 제공하는 www.kipris.or.kr을 이용하는 방법이 대표적입니다. 이것은 국내의 특허정보에 한정되어 있습니다.
오프라인 상에서는 특허청도서관, 한국발명진흥회, 각 지방상공회의소의 자료실을 이용하시면 됩니다.
20.해외출원을 하는 방법?
해외출원을 하는 방법은 크게 2가지가 있습니다.
해외출원이라 함은 우리나라가 아닌 외국에 특허출원 하는 것을 말합니다. 즉, 그 나라에 특허출원을 하여 권리를 획득하면 그 나라 내에서 독점권을 획득하게 되는 것입니다.
해외출원을 하는 방법은 위에서 언급한 대로 2가지 즉, 각 국가별로 개별출원을 하는 경우가 있고, PCT제도를 이용하여 해외 출원하는 방법이 있습니다.
1)각 국가별로 개별출원을 하는 경우
이 방법은 본인이 원하는 국가별로 출원을 하는 방법입니다. 보통의 경우는 국내에 먼저 출원을 한 다음 해외에 출원을 하게 되는 것이 상례입니다.
이경우에는 각 국가별로 특허제도를 잘 알아야 합니다. 예를들어, 내국인 또는한국기업들이 해외출원을 할 때 가장 많이 출원하는 나라는 미국, 일본, 중국인데 각 국가별로 특허제도를 어느 정도는 알아야만 가능할 것입니다.
국내에 출원을 한 날로부터 1년 내에 하면 국내에 출원한 날짜로 소급을 받을 수 있습니다. 다시 말씀드리면, 실제로 해외출원을 하는 날짜는 국내출원일자 보다 늦을 것이므로 실제로 외국의 특허청에 제출하는 날짜는 늦지만, 한국에 출원한 날짜로 소급을 받을 수 있는 제도(우선권주장제도)가 있습니다.
가급적 해외출원을 할 때는 이 제도를 이용하는 것이 바람직합니다.
2)PCT제도를 이용하는 경우
PCT라는 말은 Patent Corporatin Treaty(특허협력조약)의 약자로서 국가간에 체결하는 조약의 일종인데, 특허에 관한 조약이라는 점에 특징이 있습니다.
PCT제도의 내용적 특징은 다음 2가지로 압축 요약할 수 있습니다.
하나는 절차와 양식을 통일하였다는 점입니다.
다른 하나는 한번의 출원으로 출원인이 지정한 모든 국가에 출원의 효과(예를들면, 특허출원번호가 정해지는 등)가 있습니다.
21.PCT제도에 대해서 잘못 알고 있는 몇가지 사항들?
상담을 하다보면, PCT제도에 대해서 일반인들의 오해가 많이 있습니다. 여기서는 가장 대표적인 오해에 대해서 의문을 풀어보도록 하겠습니다.
가장 많은 오해는 PCT출원을 하고 나면 자기가 지정한 모든 국가에 자동으로 특허가 등록되는 것이다 라는 것입니다.
그러나, 전혀 그렇지 않습니다. 출원인이 지정한 각 국가에 출원번호가 부여되는 것은 맞는 말이지만 그렇다고 등록이 되는 것은 아닌 것입니다. 더군다나, 일정 기간 내에 각 국가별로 출원서류들을 일일이 모두 제출해야 한다는 점을 분명히 알아 두실 필요가 있다는 것입니다.
그렇다면, PCT제도의 장점은 무엇인가?
그것은 이런 것입니다. 즉, 해외출원을 할 때, 각 국가별로 출원을 하려면 각 국가들 마다 서로 양식이 다르고 절차가 다르기 때문에 출원인 입장에서는 많은 혼동이 생길 수 있다는 것입니다. 절차면에서 혼동이 일어나면, 잘못하면 치명적인 실수를 할 수 있기 때문에 이를 방지하고자 하는 것입니다. 그래서, 절차와 양식을 통해 놓으면 출원인으로서는 혼동을 최소화할 수 있기 때문에 바람직하다는 것입니다.
다른 장점은 해외출원을 하려면 위에서 설명한 것과 마찬가지로 국내 출원일로부터 1년 이내에 제 외국특허청으로 출원서류를 제출해야 하는데 이 기한이 사실상 20개월 또는 30개월로 연장될 수 있다는 것입니다.
또 다른 장점은 PCT제도하에서는 국제조가기관, 국제예비심사기관이라는 곳에서 본인의 국내출원 내용을 간단히 먼저 검색을 해주기 때문에 이들 결과를 이용할 수 잇다는 장점이 있습니다.
이상이 PCT제도를 이용하는 장점입니다만, 단점도 있습니다.
단점은 비용이 각 국가별로 출원하는 것보다 더 비싸다는 점이 단점입니다.
실용신안에 관하여
1.외국에도 실용신안제도가 있나?
우리나라에는 특허와는 달리 실용신안제도가 있습니다. 그렇다면 어느 나라든지 a모두 실용신안제도가 있는 것인가? 아닙니다. 전 세계적으로 15개국이 실용신안제도를 가지고 있습니다. 대표적인 국가로서는 한국, 일본, 호주, 독일 등입니다.
미국은 실용신안제도가 아예 없을 뿐만 아니라 의장도 특허라고 부릅니다. 특허와 실용은 유틸리티특허(Utility Patent), 의장은 디자인특허(Design Patent)라고 부르면서 상표 외에는 모두 특허라고 부르고 있습니다.
2.특허와 실용신안 중 어떤 것이 더 좋은가?
일반인들의 오해 중에 하나는 특허와 실용보다는 특허가 더 좋은 것이고, 나아가서는 더욱 강력한 권리라고 잘못 알고 계시는 분들이 있습니다. 그러나, 특허권이나 실용신안권 모두 효력 즉, 권리의 내용 면에서는 독점권이라는 점에서 동일한 것입니다.
독점권의 내용은 실용신안제품을 생산, 판매, 대여, 전시, 수출입하는 모든 행위를 실용신안권자만이 할 수 있는 것을 의미합니다.
3.실용신안에 만 있는 장점은 무엇인지?
실용신안권만이 가지고 있는 장점이라 함은 등록 및 심사기간이 짧다는 점입니다.
다시 말씀드리면, 출원을 한 다음 약 4-5개월 후에는 등록증을 발급 받을 수 있습니다. 등록증을 발급 받은 후 약 4-5개월 후에는 심사(기술평가)가 종료되기 때문에 등록 여부에 대한 특허청의 판단이 빠르면 8개월 늦으면 약 10개월 만에 종료된다는 것입니다. 타 산업재산권인 특허의 경우는 약 2.3년, 의장은 약 11개월, 상표는 약 12개월 정도 소요되는 점을 감안하면 가장 빠른 것입니다.
4.이중출원제도란 무엇인가?
이중출원제도라 함은 특허출원을 함과 동시에 실용신안을 출원하거나 역으로 실용신안을 출원함과 동시에 특허출원을 할 수 있는 제도를 말합니다.
연구 개발품을 권리화 하고자 할 때, 그것이 정확하게 특허의 대상인지 실용신안의 대상일 뿐인지 처음부터 명확하게 판단하기 어려운 때가 많이 있습니다. 또, 위에서 말씀드린 바와 같이, 특허는 심사기간이 비교적 장기간이 소요되기 때문에 이 심사기간 중에 분쟁이 발생하는 경우, 권리자입장에서는 권리행사를 제대로 할 수 없고, 유사한 물건을 만드는 자 측에서도 보다 명쾌한 방침을 세우기가 어려운 점이 있었습니다.
그렇기 때문에 특허와 실용신안을 이중으로 출원을 하면, 훌륭한 발명을 실용신안으로 받음으로 인한 손해(실용신안권의 권리존속기간은 10년으로서 특허권에 비해 절반 밖에 되지 않음)를 최소화할 수 있습니다.
또한, 실용신안은 출원 후 약 4-5개월이면 등록증이 나오고 최종적인 심사까지 출원 후 약 8-10개월이면 끝나기 때문에 비즈니스를 하는 기업의 입장에서는 사업 상 권리를 최대한 빨리 이용할 수 있는 장점이 있는 것입니다.
5. 실용신안도 팔 수 있는지?
실용신안권도 특허, 의장, 상표와 마찬가지로 재산권이기 때문에 얼마든지 거래를 할 수 있습니다. 거래대금은 케이스별로 모두 다릅니다. 다만, 당사자간의 합의에 따라 직접 현금으로 대가를 지불하든지 아니면, 실시권 만을 부여 하든 지에 따라서 거래대금이나 거래조건이 모두 달라지게 될 것입니다.
6.실용신안권만 가지고도 사업에 도움이 되는지?
실용신안권은 권리의 내용 면에서 보면 특허권과 동일한 독점권이기 때문에 사업에 얼마든지 도움이 될 수 있습니다.
특히, 위에서 설명드린 바와 같이, 실용신안은 출원에서 등록까지의 심사 기간이 짧기 때문에 많은 기업들이 선호하는 상황입니다.
다시 말씀드리면, 실용신안 제품을 생산, 판매, 수출입, 대여, 전시하는 등의 모든 권리를 독점할 수 있는 것입니다. 아울러, 권리를 전부 또는 일부 양도하거나, 실시권을 부여해서 로얄티를 받을 수 있는 점들 또한 모두 특허권과 동일한 것입니다. 다만, 권리의 존속기간이 짧습니다.
7. 아이디어만으로도 실용신안을 받을 수 있는지?
아이디어만으로 특허를 받을 수 있는 것과 마찬가지로 실용신안에서도 아이디만으로 권리를 받을 수 있습니다.
다만, 실용신안권을 받을 수 있는 대상은 물건, 장치에 국한되기 때문에 물건이나 장치에 대한 아이디어에 한정되어야 할 것입니다.
주로, 생활주변의 각종 용품들, 가전제품들, 신변 잡화류 등에 대한 실용신안들이 아주 많습니다.
8. 실용신안으로도 해외에서 권리를 받을 수 있는지?
당연합니다. 실용신안제도가 없는 나라들이라 하더라도 해외에서는 이를 특허로서 출원할 수 있는 것입니다. 특허와 실용신안은 발명의 진보성 즉면에서 만 차이가 있을 뿐 본질적으로는 같은 것이기 때문에 특허를 실용신안으로 도는 약으로 실용신안을 특허로써 출원하는 것은 가능한 것입니다.
9. 실용신안 명세서는 어떻게 작성하나?
실용신안의 명세서작성요령은 특허명세서 작성요령과 사실상 동일하기 때문에 별도의 설명을 하기보다는 위에서 설명드린 특허명세서 작성요령을 참고하시면 되겠습니다.
10. 사업방법도 특허가 된다는데, 실용신안도 되나?
사업방법에 대한 특허는 특허법에 의거하여 등록이 가능합니다.
그러나, 사업방법은 근본적으로 실용신안의 대상이 될 수 없기 때문에 실용신안으로서 등록될 수 없습니다.
의장에 관하여
1.의장권은 특허(실용신안)와 어떻게 다른지?
의장과 특허(실용신안)은 전혀 다른 것입니다. 어떻게 다른지에 대해서 이하에 개략적으로 살펴봅니다.
1)권리 대상의 차이점
권리의 대상은 특허나 실용신안의 경우와 달리 제품의 외관을 그 대상으로 합니다. 옛말에 "보기 좋은 떡이 먹기도 좋다"는 말이 있습니다. 특히, 현대 정보화 사회에서는 동일한 기능을 가진 제품이라 하더라도 디자인이 소비자들에게 어필하지 않으면 판매가 잘 되지를 않습니다.
이를 역으로 말하면, 기능성이 다소 떨어지더라도 디자인이 좋으면 매출은 신장된다는 말이 되고 이는 사실입니다. 물론, 제품의 기능성에 대한 소비자들의 평판은 별개의 문제입니다.
2)존속기간의 차이
권리의 존속기간은 특허가 20년, 실용신안이 10년, 의장이 15년입니다.
3)심사기준상의 차이
특허나 실용신안의 경우는 목적, 구성, 작용, 및 효과를 기존의 기술과 대비하여 특허청에서 그 등록의 등록여부를 판단하지만, 의장의 경우는 제품의 외관의 형태, 모양, 색채로써 기존의 제품과 비교하여 그 등록여부를 판단합니다.
2.의장과 특허(실용신안)을 함께 출원할 수 있는지?
의장과 특허 또는 의장과 실용신안을 함께 출원할 수도 있습니다.
그 이유는 제품에 따라서는 기능성과 외관의 특성을 함께 지니고 있는 제품들이 있기 때문에 하나의 제품에 대해 특허, 실용신안, 의장출원을 동시에 함께 출원할 수도 있는 것입니다.
3.의장권은 왜 필요한 것인지?
특허권이나 실용신안권과는 별도로 의장권이 필요한 뚜렷한 이유가 있습니다.
그것은 다름이 아니고 제품이 가진 기능성과 외관의 미감은 소비자들의 입장에서는 별도로 판단되기 때문입니다.
중요한 것은 소비자들의 선택입니다. 특허권이나 실용신안권이나 의장권 모두 사업을 위한 것이고 사업은 소비자들을 전제로 하지 않은 것은 없습니다. 따라서, 의장권은 별도의 출원할 실익이 있는 것이며, 의장권만의 독특한 가치가 있는 것입니다.
4. 의장권만 받아도 사업상 쓸모가 있는지?
의장 즉 디자인은 매출에 지대한 영향을 미치는 것이 사실입니다. 간단한 예로, TV나 광고에 유명연예인이 소지하고 나온 액세사리 등은 금방 유행을 타는 것을 알 수 있습니다.
간단한 생활주변용품이나 가전제품, 신발, 의류 등도 디자인에 따라 매출이 차이가 많이 나게 마련입니다. 그래서, 가전제품회사들이 계절마다 또는 해가 바뀔 때마다 신제품을 내놓는 것이 상례인데, 그 신제품을 잘 관찰하면 가장 두드러진 특징이 기능성이 특별히 달라진 것이 라기 보다는 디자인이 달라진 것이 대부분입니다.
5. 특허(실용)권과 의장권 및 상표권 간의 상관관계?
한 제품에 대해서 권리를 획득하고자 할 때, 특허나 실용신안은 그 제품이 지니고 있는 기능성을 보호받기 위한 것이고, 의장권은 디자인을 보호받기 위한 것입니다. 아울러, 상표는 그 제품의 이름을 보호받기 위한 것입니다.
따라서, 이들 권리의 상관관계는 제품은 동일한 것이라 하더라도 기능성, 디자인 또는 그 이름을 보호하고자 하는데서 연관성이 있는 것입니다.
6. 의장권도 사고 팔 수 있는지?
위에서 특허권이나 실용신안권 모두 거래의 대상이 될 수 있다고 설명 드렸는데 의장권 역시 재산권으로서 거래의 대상이 되는 것입니다.
코카콜라의 병 모양은 세로방향으로 주름진 모양과 허리가 잘록하게 들어간 것이 특징입니다. 이 병 모양을 보면 소비자들은 코카콜라를 연상하게 됩니다. 이는 당연히 의장권의 대상이고, 의장권으로 등록이 된 바 있습니다. 이 디자인을 다른 음료수병에 사용한다면 소비자들은 코카콜라 병으로 오인하게 될 것입니다.
이러한 측면에서 디자인의 중요성이 있고, 소비자들의 구매의욕을 자극한다는 측면에서 재산권으로서 거래의 대상이 되는 것입니다.
7. 의장명세서, 도면 작성에 대하여...?
의장출원 명세서는 특허나 실용신안에서 요구되는 것과는 다릅니다. 또한, 도면의 경우도 육면도를 제출해야 하는 점이 상이합니다.
의장출원 명세서는 재질에 대한 설명이 필요하고, 제품의 구성을 형상 및 모양에 대한 측면에서 설명해야 합니다.
의장도면은 육면도를 작성하여 제출해야 하는데, 육면도라 함은 정면도, 배면도, 좌측면도, 우측면도, 평면도, 저면도 이상 6개의 도면을 말합니다. 다시 말하면, 한 제품을 6개의 방향에서 바라본 도면을 작성하여 제출해야 한다는 말씀입니다. 아울러, 사시도는 기본적으로 제출해야 합니다. 또한, 필요에 따라서는 사용상태도를 작성해야 할 필요도 있습니다.
특허청에 출원을 하면 특허청의 심사관이 심사를 하여 그 결과를 본인에게 통지하도록 되어 법에 규정되어 있습니다. 출원명세서 등을 본인이 직접 작성하여 특허청에 제출(출원)하고 나면 특허청의 심사관 명의로 거절통지서(의견제출통지서)를 받는 경우가 있습니다.
이러한 경우, 법에 대한 지식이 없는 경우에는 어떻게 대응을 하여야 할지 난감한 경우가 많습니다. 이럴때는 어떻게 대응하는 것이 좋은지? 에 대해 설명드립니다.
의견제출통지서라는 것은 심사관이 발명의 내용을 검토한 결과 이에 대해 출원인이 의견을 제출할 수 있는 기회를 부여하게 되는 데 이때 제출하는 서류가 의견서 및/또는 보정서입니다.
어쨌든, 의견제출통지서를 받은 경우에는 심사관이 지정한 날짜까지 의견서를 반드시 제출하여야 합니다. 만일 의견서를 제출하지 않으면 권리를 받을 수 없게 됩니다.
특허청의 심사관이 의견제출통지서를 발송하는 경우에는 반드시 그 발명의 기술적인 내용이든지 형식적인 절차상에 하자가 발견된 것을 의미하기 때문에 의견서 및/또는 보정서를 제출하지 않으면 등록을 받을 수 없도록 법에서 규정하고 있는 것입니다.
대개의 경우, 의견제출통지서에서 심사관이 지적하는 사항은 이른바, 기재불비 라는 이유이거나, 아니면 신규성 또는 진보성 결여라는 이유로 인해 거절되는 경우가 많습니다.
1)기재불비 라는 이유에 대응하는 요령
기재불비 라는 말의 의미는 특허명세서, 도면, 특허청구의 범위가 법에서 규정한 대로 작성되지 않았다는 것입니다.
따라서, 기재불비로 지적된 경우에는 항상 심사관이 어떤 사항에 대해서 기재가 충분치않았다는 것인지를 예로 들어 적시해 놓고 있습니다.
그러므로, 심사관의 지적사항에 대해서 명세서나 도면 등을 어떻게 보정하였다는 의견서를 제출해야 하고, 아울러, 보정을 하는 경우에는 반드시 보정서를 의견서와 함께제출해야만 합니다.
2)신규성 상실이라는 이유에 대응하는 요령
신규성 상실이라함은 본인이 한 출원 이전에 누군가가 먼저 그 기술에 대해서 출원을한 경우에 지적되는 사례입니다. 신규성 상실은 제품전체에 대해서 지적하는 경우가있고 구성의 일부분에 대해서만 지적되는 경우가 있습니다. 전체가 지적되는 것 보다는 일부만 지적되는 것이 심사관의 지적사항을 극복하기가 훨씸 유리하다고 볼 수 있습니다.
특허청 심사관이 신규성 상실을 이유로 거절을 할 때는 반드시 누가 먼저 어떤 내용으로 출원을 먼저 했는지 그 증거를 제시하도록 되어있습니다. 따라서, 제시된 그 증거물의 내용을 잘 읽어본 다음 본인의 특허출원과 무엇이 같고, 무엇이 상이한지를 꼼꼼하게 따져 볼 필요가 있습니다.
동일한 점에 대해서는, 본인이 한 출원의 특허청구범위에서 권리범위를 감축하는 보정을해야 하고, 상이한 부분에 대해서는 의견서에서 심사관을 상대로 상이한 점에 대해 낱낱이 설명을 해주어 심사관이 잘못 판단한 내용을 지적해 주어야 합니다.
그리하여, 심사관이 자기 잘못을 인정하고 등록을 해주도록 해야 합니다.
3)진보성 결여라는 이유에 대응하는 요령
진보성 결여의 경우에도 신규성 상실의 경우에서와 마찬가지로 심사관은 반드시 증거자료를 첨부하도록 되어 있습니다.
진보성 결여라는 말의 의미는 기존의 기술에 비하여 특허를 받을 만한 기술적 진보가없다는 의미인 것입니다.
그러나, 진보성의 정도에 대해서는 일률적으로 정해진 것이 아니고 심사관의 판단에의거하는 것이기 때문에 심사관의 판단기준이 너무 높으면 특허받을 수 있는 기술이현저히 줄어들 것입니다.
따라서, 증거자료로 제시된 것과 본인의 출원내용을 소상히 비교 분석하여 기존의 기술과 비교하여 볼 때, 상이한 점이 있는 지를 중점적으로 살펴보고, 상이한 점이 있다면 그렇게 상하게 하는 기술을 누구나 발명할 수 없는 것이라고 의견서에서 강력히주장해야 합니다.
18.관납료를 감면 받을 수 있다는데...?
관납료라 하는 것은 공과금이라고도 하는 것인데 특허청에 납부해야 하는 수수료입니다.
특허청(국가)에서는 일반국민들의 발명의욕을 고취시키고자 하는 차원에서 출원시에 특허청에 납부하는 관납료를 일정한 경우에 감면시키는 제도를 마련해 놓고 있습니다.
예를들면, 기술을 개발한 자가 자기이름으로 출원을 하는 경우, 즉 발명자와 출원인의 이름이 동일한 경우에는 발명하느라고 비용과 시간과 수고가 많았을 것이라는 판단하에 특허청에 내는 비용(관납료) 70% 감해주고 있습니다. 실질적으로 그리 큰 금액은 아니나 그래도 감면받을 수 있다는 점이 중요합니다.
그 외에도 출원인이 중소기업인 경우에는 일정한 서류를 제출하는 것을 조건으로 50%의 감면혜택을 받을 수도 있습니다.
19.특허정보자료를 손쉽게 입수하는 방법이 있나?
특허정보를 이용하는 방법은 여러 가지가 많습니다.
크게 보면 온라인 상으로 즉 인터넷으로 검색하는 방법과 오프라인 상으로 즉, 인쇄물을 이용하는 방법이 있습니다. 대표적인 것을 하나씩 설명드립니다.
온라인을 이용하는 방법은 특허기술정보센터에서 제공하는 www.kipris.or.kr을 이용하는 방법이 대표적입니다. 이것은 국내의 특허정보에 한정되어 있습니다.
오프라인 상에서는 특허청도서관, 한국발명진흥회, 각 지방상공회의소의 자료실을 이용하시면 됩니다.
20.해외출원을 하는 방법?
해외출원을 하는 방법은 크게 2가지가 있습니다.
해외출원이라 함은 우리나라가 아닌 외국에 특허출원 하는 것을 말합니다. 즉, 그 나라에 특허출원을 하여 권리를 획득하면 그 나라 내에서 독점권을 획득하게 되는 것입니다.
해외출원을 하는 방법은 위에서 언급한 대로 2가지 즉, 각 국가별로 개별출원을 하는 경우가 있고, PCT제도를 이용하여 해외 출원하는 방법이 있습니다.
1)각 국가별로 개별출원을 하는 경우
이 방법은 본인이 원하는 국가별로 출원을 하는 방법입니다. 보통의 경우는 국내에 먼저 출원을 한 다음 해외에 출원을 하게 되는 것이 상례입니다.
이경우에는 각 국가별로 특허제도를 잘 알아야 합니다. 예를들어, 내국인 또는한국기업들이 해외출원을 할 때 가장 많이 출원하는 나라는 미국, 일본, 중국인데 각 국가별로 특허제도를 어느 정도는 알아야만 가능할 것입니다.
국내에 출원을 한 날로부터 1년 내에 하면 국내에 출원한 날짜로 소급을 받을 수 있습니다. 다시 말씀드리면, 실제로 해외출원을 하는 날짜는 국내출원일자 보다 늦을 것이므로 실제로 외국의 특허청에 제출하는 날짜는 늦지만, 한국에 출원한 날짜로 소급을 받을 수 있는 제도(우선권주장제도)가 있습니다.
가급적 해외출원을 할 때는 이 제도를 이용하는 것이 바람직합니다.
2)PCT제도를 이용하는 경우
PCT라는 말은 Patent Corporatin Treaty(특허협력조약)의 약자로서 국가간에 체결하는 조약의 일종인데, 특허에 관한 조약이라는 점에 특징이 있습니다.
PCT제도의 내용적 특징은 다음 2가지로 압축 요약할 수 있습니다.
하나는 절차와 양식을 통일하였다는 점입니다.
다른 하나는 한번의 출원으로 출원인이 지정한 모든 국가에 출원의 효과(예를들면, 특허출원번호가 정해지는 등)가 있습니다.
21.PCT제도에 대해서 잘못 알고 있는 몇가지 사항들?
상담을 하다보면, PCT제도에 대해서 일반인들의 오해가 많이 있습니다. 여기서는 가장 대표적인 오해에 대해서 의문을 풀어보도록 하겠습니다.
가장 많은 오해는 PCT출원을 하고 나면 자기가 지정한 모든 국가에 자동으로 특허가 등록되는 것이다 라는 것입니다.
그러나, 전혀 그렇지 않습니다. 출원인이 지정한 각 국가에 출원번호가 부여되는 것은 맞는 말이지만 그렇다고 등록이 되는 것은 아닌 것입니다. 더군다나, 일정 기간 내에 각 국가별로 출원서류들을 일일이 모두 제출해야 한다는 점을 분명히 알아 두실 필요가 있다는 것입니다.
그렇다면, PCT제도의 장점은 무엇인가?
그것은 이런 것입니다. 즉, 해외출원을 할 때, 각 국가별로 출원을 하려면 각 국가들 마다 서로 양식이 다르고 절차가 다르기 때문에 출원인 입장에서는 많은 혼동이 생길 수 있다는 것입니다. 절차면에서 혼동이 일어나면, 잘못하면 치명적인 실수를 할 수 있기 때문에 이를 방지하고자 하는 것입니다. 그래서, 절차와 양식을 통해 놓으면 출원인으로서는 혼동을 최소화할 수 있기 때문에 바람직하다는 것입니다.
다른 장점은 해외출원을 하려면 위에서 설명한 것과 마찬가지로 국내 출원일로부터 1년 이내에 제 외국특허청으로 출원서류를 제출해야 하는데 이 기한이 사실상 20개월 또는 30개월로 연장될 수 있다는 것입니다.
또 다른 장점은 PCT제도하에서는 국제조가기관, 국제예비심사기관이라는 곳에서 본인의 국내출원 내용을 간단히 먼저 검색을 해주기 때문에 이들 결과를 이용할 수 잇다는 장점이 있습니다.
이상이 PCT제도를 이용하는 장점입니다만, 단점도 있습니다.
단점은 비용이 각 국가별로 출원하는 것보다 더 비싸다는 점이 단점입니다.
실용신안에 관하여
1.외국에도 실용신안제도가 있나?
우리나라에는 특허와는 달리 실용신안제도가 있습니다. 그렇다면 어느 나라든지 a모두 실용신안제도가 있는 것인가? 아닙니다. 전 세계적으로 15개국이 실용신안제도를 가지고 있습니다. 대표적인 국가로서는 한국, 일본, 호주, 독일 등입니다.
미국은 실용신안제도가 아예 없을 뿐만 아니라 의장도 특허라고 부릅니다. 특허와 실용은 유틸리티특허(Utility Patent), 의장은 디자인특허(Design Patent)라고 부르면서 상표 외에는 모두 특허라고 부르고 있습니다.
2.특허와 실용신안 중 어떤 것이 더 좋은가?
일반인들의 오해 중에 하나는 특허와 실용보다는 특허가 더 좋은 것이고, 나아가서는 더욱 강력한 권리라고 잘못 알고 계시는 분들이 있습니다. 그러나, 특허권이나 실용신안권 모두 효력 즉, 권리의 내용 면에서는 독점권이라는 점에서 동일한 것입니다.
독점권의 내용은 실용신안제품을 생산, 판매, 대여, 전시, 수출입하는 모든 행위를 실용신안권자만이 할 수 있는 것을 의미합니다.
3.실용신안에 만 있는 장점은 무엇인지?
실용신안권만이 가지고 있는 장점이라 함은 등록 및 심사기간이 짧다는 점입니다.
다시 말씀드리면, 출원을 한 다음 약 4-5개월 후에는 등록증을 발급 받을 수 있습니다. 등록증을 발급 받은 후 약 4-5개월 후에는 심사(기술평가)가 종료되기 때문에 등록 여부에 대한 특허청의 판단이 빠르면 8개월 늦으면 약 10개월 만에 종료된다는 것입니다. 타 산업재산권인 특허의 경우는 약 2.3년, 의장은 약 11개월, 상표는 약 12개월 정도 소요되는 점을 감안하면 가장 빠른 것입니다.
4.이중출원제도란 무엇인가?
이중출원제도라 함은 특허출원을 함과 동시에 실용신안을 출원하거나 역으로 실용신안을 출원함과 동시에 특허출원을 할 수 있는 제도를 말합니다.
연구 개발품을 권리화 하고자 할 때, 그것이 정확하게 특허의 대상인지 실용신안의 대상일 뿐인지 처음부터 명확하게 판단하기 어려운 때가 많이 있습니다. 또, 위에서 말씀드린 바와 같이, 특허는 심사기간이 비교적 장기간이 소요되기 때문에 이 심사기간 중에 분쟁이 발생하는 경우, 권리자입장에서는 권리행사를 제대로 할 수 없고, 유사한 물건을 만드는 자 측에서도 보다 명쾌한 방침을 세우기가 어려운 점이 있었습니다.
그렇기 때문에 특허와 실용신안을 이중으로 출원을 하면, 훌륭한 발명을 실용신안으로 받음으로 인한 손해(실용신안권의 권리존속기간은 10년으로서 특허권에 비해 절반 밖에 되지 않음)를 최소화할 수 있습니다.
또한, 실용신안은 출원 후 약 4-5개월이면 등록증이 나오고 최종적인 심사까지 출원 후 약 8-10개월이면 끝나기 때문에 비즈니스를 하는 기업의 입장에서는 사업 상 권리를 최대한 빨리 이용할 수 있는 장점이 있는 것입니다.
5. 실용신안도 팔 수 있는지?
실용신안권도 특허, 의장, 상표와 마찬가지로 재산권이기 때문에 얼마든지 거래를 할 수 있습니다. 거래대금은 케이스별로 모두 다릅니다. 다만, 당사자간의 합의에 따라 직접 현금으로 대가를 지불하든지 아니면, 실시권 만을 부여 하든 지에 따라서 거래대금이나 거래조건이 모두 달라지게 될 것입니다.
6.실용신안권만 가지고도 사업에 도움이 되는지?
실용신안권은 권리의 내용 면에서 보면 특허권과 동일한 독점권이기 때문에 사업에 얼마든지 도움이 될 수 있습니다.
특히, 위에서 설명드린 바와 같이, 실용신안은 출원에서 등록까지의 심사 기간이 짧기 때문에 많은 기업들이 선호하는 상황입니다.
다시 말씀드리면, 실용신안 제품을 생산, 판매, 수출입, 대여, 전시하는 등의 모든 권리를 독점할 수 있는 것입니다. 아울러, 권리를 전부 또는 일부 양도하거나, 실시권을 부여해서 로얄티를 받을 수 있는 점들 또한 모두 특허권과 동일한 것입니다. 다만, 권리의 존속기간이 짧습니다.
7. 아이디어만으로도 실용신안을 받을 수 있는지?
아이디어만으로 특허를 받을 수 있는 것과 마찬가지로 실용신안에서도 아이디만으로 권리를 받을 수 있습니다.
다만, 실용신안권을 받을 수 있는 대상은 물건, 장치에 국한되기 때문에 물건이나 장치에 대한 아이디어에 한정되어야 할 것입니다.
주로, 생활주변의 각종 용품들, 가전제품들, 신변 잡화류 등에 대한 실용신안들이 아주 많습니다.
8. 실용신안으로도 해외에서 권리를 받을 수 있는지?
당연합니다. 실용신안제도가 없는 나라들이라 하더라도 해외에서는 이를 특허로서 출원할 수 있는 것입니다. 특허와 실용신안은 발명의 진보성 즉면에서 만 차이가 있을 뿐 본질적으로는 같은 것이기 때문에 특허를 실용신안으로 도는 약으로 실용신안을 특허로써 출원하는 것은 가능한 것입니다.
9. 실용신안 명세서는 어떻게 작성하나?
실용신안의 명세서작성요령은 특허명세서 작성요령과 사실상 동일하기 때문에 별도의 설명을 하기보다는 위에서 설명드린 특허명세서 작성요령을 참고하시면 되겠습니다.
10. 사업방법도 특허가 된다는데, 실용신안도 되나?
사업방법에 대한 특허는 특허법에 의거하여 등록이 가능합니다.
그러나, 사업방법은 근본적으로 실용신안의 대상이 될 수 없기 때문에 실용신안으로서 등록될 수 없습니다.
의장에 관하여
1.의장권은 특허(실용신안)와 어떻게 다른지?
의장과 특허(실용신안)은 전혀 다른 것입니다. 어떻게 다른지에 대해서 이하에 개략적으로 살펴봅니다.
1)권리 대상의 차이점
권리의 대상은 특허나 실용신안의 경우와 달리 제품의 외관을 그 대상으로 합니다. 옛말에 "보기 좋은 떡이 먹기도 좋다"는 말이 있습니다. 특히, 현대 정보화 사회에서는 동일한 기능을 가진 제품이라 하더라도 디자인이 소비자들에게 어필하지 않으면 판매가 잘 되지를 않습니다.
이를 역으로 말하면, 기능성이 다소 떨어지더라도 디자인이 좋으면 매출은 신장된다는 말이 되고 이는 사실입니다. 물론, 제품의 기능성에 대한 소비자들의 평판은 별개의 문제입니다.
2)존속기간의 차이
권리의 존속기간은 특허가 20년, 실용신안이 10년, 의장이 15년입니다.
3)심사기준상의 차이
특허나 실용신안의 경우는 목적, 구성, 작용, 및 효과를 기존의 기술과 대비하여 특허청에서 그 등록의 등록여부를 판단하지만, 의장의 경우는 제품의 외관의 형태, 모양, 색채로써 기존의 제품과 비교하여 그 등록여부를 판단합니다.
2.의장과 특허(실용신안)을 함께 출원할 수 있는지?
의장과 특허 또는 의장과 실용신안을 함께 출원할 수도 있습니다.
그 이유는 제품에 따라서는 기능성과 외관의 특성을 함께 지니고 있는 제품들이 있기 때문에 하나의 제품에 대해 특허, 실용신안, 의장출원을 동시에 함께 출원할 수도 있는 것입니다.
3.의장권은 왜 필요한 것인지?
특허권이나 실용신안권과는 별도로 의장권이 필요한 뚜렷한 이유가 있습니다.
그것은 다름이 아니고 제품이 가진 기능성과 외관의 미감은 소비자들의 입장에서는 별도로 판단되기 때문입니다.
중요한 것은 소비자들의 선택입니다. 특허권이나 실용신안권이나 의장권 모두 사업을 위한 것이고 사업은 소비자들을 전제로 하지 않은 것은 없습니다. 따라서, 의장권은 별도의 출원할 실익이 있는 것이며, 의장권만의 독특한 가치가 있는 것입니다.
4. 의장권만 받아도 사업상 쓸모가 있는지?
의장 즉 디자인은 매출에 지대한 영향을 미치는 것이 사실입니다. 간단한 예로, TV나 광고에 유명연예인이 소지하고 나온 액세사리 등은 금방 유행을 타는 것을 알 수 있습니다.
간단한 생활주변용품이나 가전제품, 신발, 의류 등도 디자인에 따라 매출이 차이가 많이 나게 마련입니다. 그래서, 가전제품회사들이 계절마다 또는 해가 바뀔 때마다 신제품을 내놓는 것이 상례인데, 그 신제품을 잘 관찰하면 가장 두드러진 특징이 기능성이 특별히 달라진 것이 라기 보다는 디자인이 달라진 것이 대부분입니다.
5. 특허(실용)권과 의장권 및 상표권 간의 상관관계?
한 제품에 대해서 권리를 획득하고자 할 때, 특허나 실용신안은 그 제품이 지니고 있는 기능성을 보호받기 위한 것이고, 의장권은 디자인을 보호받기 위한 것입니다. 아울러, 상표는 그 제품의 이름을 보호받기 위한 것입니다.
따라서, 이들 권리의 상관관계는 제품은 동일한 것이라 하더라도 기능성, 디자인 또는 그 이름을 보호하고자 하는데서 연관성이 있는 것입니다.
6. 의장권도 사고 팔 수 있는지?
위에서 특허권이나 실용신안권 모두 거래의 대상이 될 수 있다고 설명 드렸는데 의장권 역시 재산권으로서 거래의 대상이 되는 것입니다.
코카콜라의 병 모양은 세로방향으로 주름진 모양과 허리가 잘록하게 들어간 것이 특징입니다. 이 병 모양을 보면 소비자들은 코카콜라를 연상하게 됩니다. 이는 당연히 의장권의 대상이고, 의장권으로 등록이 된 바 있습니다. 이 디자인을 다른 음료수병에 사용한다면 소비자들은 코카콜라 병으로 오인하게 될 것입니다.
이러한 측면에서 디자인의 중요성이 있고, 소비자들의 구매의욕을 자극한다는 측면에서 재산권으로서 거래의 대상이 되는 것입니다.
7. 의장명세서, 도면 작성에 대하여...?
의장출원 명세서는 특허나 실용신안에서 요구되는 것과는 다릅니다. 또한, 도면의 경우도 육면도를 제출해야 하는 점이 상이합니다.
의장출원 명세서는 재질에 대한 설명이 필요하고, 제품의 구성을 형상 및 모양에 대한 측면에서 설명해야 합니다.
의장도면은 육면도를 작성하여 제출해야 하는데, 육면도라 함은 정면도, 배면도, 좌측면도, 우측면도, 평면도, 저면도 이상 6개의 도면을 말합니다. 다시 말하면, 한 제품을 6개의 방향에서 바라본 도면을 작성하여 제출해야 한다는 말씀입니다. 아울러, 사시도는 기본적으로 제출해야 합니다. 또한, 필요에 따라서는 사용상태도를 작성해야 할 필요도 있습니다.
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